涉外知識產(chǎn)權(quán)糾紛應(yīng)對策略

近年來，我國出口大幅度增長，已經(jīng)躍居為世界出口大國。隨著我國外向型經(jīng)濟特征的凸顯，傳統(tǒng)貿(mào)易壁壘被削減，知識產(chǎn)權(quán)就從先前固守領(lǐng)地的法律樊籬，發(fā)展成為開拓市場的武器。發(fā)達(dá)國家一方面利用知識產(chǎn)權(quán)來限制我國出口，保護其國內(nèi)市場，另一方面在我國通過成批量、多層次地申請專利和注冊商標(biāo)進(jìn)行跑馬圈地，鑄造知識產(chǎn)權(quán)壁壘，對我國高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)和市場形成壟斷。于是，越來越多的跨國公司和境外企業(yè)運用自己掌握的知識產(chǎn)權(quán)優(yōu)勢，借助知識產(chǎn)權(quán)侵權(quán)訴訟這一方式來打壓中國產(chǎn)品的市場上的份額。在激烈的市場競爭中，企業(yè)如何面對來自國際的壓力，這是我們不得不深入研究的課題。

　　一、我國企業(yè)面對知識產(chǎn)權(quán)糾紛的現(xiàn)狀分析

　　自從加入世貿(mào)組織以來，我國面臨的知識產(chǎn)權(quán)國際環(huán)境越來越嚴(yán)峻，一些企業(yè)甚至行業(yè)的生存和發(fā)展受到一嚴(yán)重挑戰(zhàn)。這些走出去的中國企業(yè)一旦在一個點遭受打擊，受損失的往往是一個面，甚至是一個行業(yè)。業(yè)內(nèi)專家指出，國內(nèi)企業(yè)應(yīng)對國際知識產(chǎn)權(quán)糾紛的類型主要有：第一、主動出擊。（1）例如，2007年8月，北京北大方正電子有限公司向北京市高級人民法院起訴美國暴雪娛樂有限公司，控告其未經(jīng)方正電子許可，大量復(fù)制、使用了方正電子自主研發(fā)、編寫、集合而成的方正字庫中方正北魏楷書、方正剪紙、方正細(xì)黑一等五款方正字體，侵犯了方正電子根據(jù)中國《著作權(quán)法》對方正字庫享有的著作權(quán)，索賠金額達(dá)人民幣1億元。第二、頑強抵抗。如2004年浙江通領(lǐng)科技集團應(yīng)對述萊伏頓公司專利侵權(quán)之訴，在經(jīng)歷了兩年多的積極應(yīng)對和頑強抵抗，終于在２００６年５月拿到了美國新墨西哥州聯(lián)邦法院下達(dá)的“馬克曼命令”（該意見書完全采納了通領(lǐng)集團對美國萊伏頓公司“五五八”專利保護要求和技術(shù)適用范圍的解釋）。這是中美知識產(chǎn)權(quán)糾紛案中，中國拿到的首份勝訴的“馬克曼命令”。第三、臨陣脫逃，造成許多不良的后果。以337條款調(diào)查為例，從2002年起，針對中國大陸產(chǎn)品的337條款調(diào)查案件呈現(xiàn)不斷上升的趨勢，增長的速度非?？?。僅在2006年，對我國大陸產(chǎn)品啟動337調(diào)查案件就達(dá)到12起。我國大陸企業(yè)遭遇美國337條款調(diào)查，大部分企業(yè)選擇了不應(yīng)訴，企業(yè)被缺席判決，導(dǎo)致多個行業(yè)出口的大門被關(guān)閉。當(dāng)然，這些企業(yè)采取回避態(tài)度不全是因為怕花錢、怕麻煩、怕責(zé)任，有的企業(yè)也因為對這種陣勢浩大的國際官司不熟悉，不知如何應(yīng)對，因此才選擇了不應(yīng)訴。而依據(jù)337條款，如果被起訴企業(yè)不應(yīng)訴，則屬自動敗訴，美國國際貿(mào)易委員會將發(fā)出“永久排斥令”，使得中國所有生產(chǎn)該產(chǎn)品的企業(yè)都無法進(jìn)入美國市場。

　　二、加強知識產(chǎn)權(quán)的創(chuàng)造和保護，規(guī)避知識產(chǎn)權(quán)糾紛

　　21世紀(jì)，知識產(chǎn)權(quán)已經(jīng)成為市場競爭、貿(mào)易保護必不可少的工具和武器，利用知識產(chǎn)權(quán)壁壘進(jìn)行企業(yè)競爭已經(jīng)成為國際市場經(jīng)濟的趨勢。一個企業(yè)要想在更大程度上參與國際間的競爭，就必須更多地依靠和運用知識產(chǎn)權(quán)來保護自己。美國、日本和歐盟等一些發(fā)達(dá)國家，目前都在研究和實施知識產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略。

　　1.加快科技創(chuàng)新

　　我國企業(yè)在知識產(chǎn)權(quán)方面受到境外公司的制約，主要原因是自主知識產(chǎn)權(quán)太少，特別是在產(chǎn)品開發(fā)和產(chǎn)品營銷這兩個環(huán)節(jié)很薄弱。要想在這兩個環(huán)節(jié)有所突破，關(guān)鍵在于技術(shù)創(chuàng)新和擁有自主知識產(chǎn)權(quán)。有條件的企業(yè)建立知識產(chǎn)權(quán)部門，專門管理本企業(yè)的知識產(chǎn)權(quán)的申請注冊和保護，及時對專利進(jìn)行國際注冊，最好采取專利網(wǎng)策略（即在基本專利周圍申請防御性專利以及對基本發(fā)明相關(guān)的微小改進(jìn)均申請專利），以防他人搶注對自己造成被動和損失。通過技術(shù)創(chuàng)新所取得的一系列專利權(quán)，將其轉(zhuǎn)變?yōu)樾袠I(yè)標(biāo)準(zhǔn)、國家標(biāo)準(zhǔn)，并積極參加國際標(biāo)準(zhǔn)化組織的活動，將其轉(zhuǎn)化為國際標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)而獲得合法的國際產(chǎn)業(yè)壟斷地位（2）。

　　2.創(chuàng)立國際品牌

　　“打鐵還需自身硬”。企業(yè)要在激烈的市場競爭中取勝，必須依靠科技進(jìn)步、提高產(chǎn)品科技含量和附加值、降低產(chǎn)品生產(chǎn)成本，提升產(chǎn)品品質(zhì)，變“以量取勝”的戰(zhàn)略為“以質(zhì)取勝”的戰(zhàn)略。為此，企業(yè)要加強對國際標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量認(rèn)證體系的學(xué)習(xí)和借鑒，掌握本行業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)前沿，加強與國內(nèi)外企業(yè)的合作，結(jié)合自身特點和市場發(fā)展的狀況，選取適當(dāng)可行的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，生產(chǎn)出深受國內(nèi)外消費者喜愛的產(chǎn)品。企業(yè)在打造品牌的過程中，就應(yīng)當(dāng)及時進(jìn)行商標(biāo)的國際注冊，將相近的商標(biāo)和標(biāo)識都進(jìn)行注冊，以防他人搶注或“傍名牌”等行為，侵害自己利益。

　　3.維護自主知識產(chǎn)權(quán)

　　“以子這矛攻子之盾”。 眾所周知，知識產(chǎn)權(quán)已成為市場競爭中強有力的競爭和法律武器。一些國外公司在知識產(chǎn)權(quán)上有優(yōu)勢，但也存在著侵犯他人知識產(chǎn)權(quán)的現(xiàn)象。我國企業(yè)通過自主研發(fā)的知識產(chǎn)權(quán)，一旦遭遇他人侵犯，具備足夠的抗?fàn)幰庾R，對踩法者進(jìn)行痛擊，“以子這矛攻子之盾”，不應(yīng)退讓隱忍，例如：遇有我國商標(biāo)被搶注等侵權(quán)事項，要率先進(jìn)行相關(guān)的調(diào)查取證，主動提起訴訟。但由于現(xiàn)在行業(yè)進(jìn)入門檻低、行業(yè)不夠規(guī)范、法制還不夠健全、執(zhí)法的力度還有待加強的情況下，企業(yè)可以通過兩種方式來限制仿造、侵權(quán)，以求自保：一是樹立知名品牌，因為當(dāng)企業(yè)由產(chǎn)品的競爭上升到品牌的競爭的時候，其他企業(yè)仿冒產(chǎn)品的做法已經(jīng)很難撼動品牌企業(yè)的產(chǎn)品在市場中和客戶心目中的地位；二是提高產(chǎn)品的技術(shù)含量與制造水平，因為提高產(chǎn)品的工藝水平與技術(shù)含量后，其他企業(yè)難以仿冒或者仿冒成本較大，如此可大大減少仿造和侵權(quán)行為的發(fā)生。(3)(4)

　　三、學(xué)會利用知識產(chǎn)權(quán)“游戲規(guī)則”，應(yīng)對知識產(chǎn)權(quán)糾紛

　　1.建立預(yù)警機制，防范于未然

　　第一、在產(chǎn)品開發(fā)期，進(jìn)行專利檢索。“知己知彼，百戰(zhàn)不殆”。為了避免訴訟風(fēng)險，企業(yè)應(yīng)當(dāng)在產(chǎn)品的開發(fā)期就進(jìn)行專利檢索，以了解本行業(yè)及所開發(fā)產(chǎn)品的專利情況，避免在研發(fā)期間就落入侵犯他人專利的不利境地，同時也可節(jié)約產(chǎn)品開發(fā)時間和開發(fā)成本。

　　第二、通過專利回避設(shè)計，避免侵權(quán)。在產(chǎn)品開發(fā)過程中，如果發(fā)現(xiàn)所研發(fā)的產(chǎn)品與他人專利有交叉之處，有可能侵犯他人知識產(chǎn)權(quán)，則可通過研究國際貿(mào)易規(guī)則、國內(nèi)外相關(guān)知識產(chǎn)權(quán)的法律法規(guī)以及他人專利的請求書和說明書，對自己的產(chǎn)品進(jìn)行改良，以避免侵權(quán)，這通常叫“專利回避設(shè)計”。如幾年前，江蘇常州一電動工具公司被德國博世公司控告侵犯其產(chǎn)品的外觀設(shè)計，我國這家公司組織專業(yè)人士研究歐盟及德國的相關(guān)法律及該公司的專利權(quán)，最后發(fā)現(xiàn)只要把產(chǎn)品的操作按鈕從多個變?yōu)橐粋€后，產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)和形狀就改變了，從而規(guī)避侵權(quán)。

　　第三、建立建立預(yù)警機制，做到“未雨綢繆”。 建立預(yù)警機制是非常必要的，力求在短時間內(nèi)做出應(yīng)對方案。一般來說，跨國公司一般會在前期進(jìn)行大量的調(diào)研活動，在廣播、報紙上進(jìn)行，試探對方的反應(yīng)，而后采取談判、發(fā)律師函等方式，最后才是訴訟。企業(yè)面臨專利訴訟問題，有兩個原因：一是我們的發(fā)展已經(jīng)影響到了競爭對手的生存空間（例如，SigmaTel占據(jù)了全球 70%以上的MP3播放器芯片市場，客戶包括創(chuàng)新、三星、戴爾、索尼、東芝、Gateway、富士通等，但是SigmaTe在中國的市場不甚理想，其中珠海炬力在國內(nèi)的市場占有率就達(dá)45%以上）；二是我們已經(jīng)侵犯了別人的知識產(chǎn)權(quán)。這是先兆問題。(5)

　　2.尋求和解，力求雙贏

　　和解也是企業(yè)選擇解決問題的一條路徑。通常，法庭不過是企業(yè)爭奪市場和獲得利益的一個手段。對方真正要得到的，可能是通過訴訟增加談判的砝碼，以得到更高的專利使用費，也可能是通過訴訟以排擠競爭對手。因此，企業(yè)應(yīng)該在與對方開展談判前，先摸清對方的真實意圖：如果對方的目的在于爭奪市場通過專利限制對方的生產(chǎn)規(guī)模，企業(yè)可以采用專利合作的方式，包括技術(shù)的交叉許可和專利互換的方式達(dá)成和解；如果對方是為了使用費，就應(yīng)該把握好談判的時機，促成和解。這樣，對權(quán)利人來說，既保護了專利權(quán)，又可以收取可觀的使用費，從而達(dá)到雙贏的效果。對使用人來說，通過支付使用費不僅免去了“侵權(quán)”的惡名，為企業(yè)挽回了名譽，又可以繼續(xù)使用權(quán)利人的專利獲取自己的利益。但是達(dá)成和解是有條件的。一是適當(dāng)?shù)淖尣交蛘邇?yōu)惠條件，如生產(chǎn)工藝調(diào)整、優(yōu)惠的合作條件、支付專利使用費等；二是原告在案件中勝訴的成功率；三是被告是否有和解的砝碼（如作為交叉許可的專利、證明原告專利無效的證據(jù)等）。(6)

　　3.立即應(yīng)訴，主動應(yīng)對挑戰(zhàn)

　　只要被告應(yīng)訴，原告就必須克服一系列障礙才能勝訴。事實上，原告的指控可能根本站不住腳，積極應(yīng)訴則可能勝或和解，不應(yīng)訴則必敗。因此，應(yīng)當(dāng)立即聯(lián)絡(luò)熟悉此項業(yè)務(wù)的律師，主動面對挑戰(zhàn)。那么，企業(yè)如何應(yīng)訴呢？

　　3.1運用國際法和國內(nèi)法的規(guī)則，進(jìn)行抗辯

　　在國際法方面，在國際法與國內(nèi)法相沖突的情況下，我國《民法通則》和《民事訴訟法》等法律規(guī)定，凡中國締結(jié)或參加的國際條約中，我國法律有不同規(guī)定的，適用國際條約的規(guī)定，但中國聲明保留的條款除外。因此，在涉及知識產(chǎn)權(quán)的沖突中，企業(yè)可以利用我國已經(jīng)加入的國際條約的規(guī)定，爭取有利于我方的判決結(jié)果。如《保護工業(yè)產(chǎn)權(quán)巴黎公約》規(guī)定：各成員國應(yīng)在構(gòu)成商標(biāo)注冊國或使用國主管機關(guān)認(rèn)定在該國已經(jīng)馳名的商標(biāo)予以保護，不管該商標(biāo)是否注冊，都應(yīng)當(dāng)加以保護。在國內(nèi)法方面，要研究侵權(quán)行為地國的法律，如果侵權(quán)行為地在國外，就應(yīng)當(dāng)好好研究外國法的規(guī)定，因為這涉及到外國法的適用問題。如果侵權(quán)行為地發(fā)生在國內(nèi)，就應(yīng)當(dāng)應(yīng)用我國法律維護自身權(quán)利，目前我國企業(yè)可以利用《反壟斷法》的相關(guān)內(nèi)容,以防止知識產(chǎn)權(quán)的濫用和非法壟斷，防止權(quán)利人濫用侵權(quán)警告和濫用訴權(quán)等，以平衡知識產(chǎn)權(quán)權(quán)利人和社會公共利益。

　　3.2查明原告是否有專利權(quán)、專利權(quán)是否依然有效、在執(zhí)行中是否違反相關(guān)規(guī)定

　　一是證明原告是否有專利權(quán)。在市場中，有時會出現(xiàn)這種情況：由于一些原因，有的企業(yè)產(chǎn)品的開發(fā)方案已經(jīng)招標(biāo)、投標(biāo)了，已經(jīng)在公司的宣傳冊上宣傳了，甚至產(chǎn)品已經(jīng)出售了，但技術(shù)方案還未申請專利。

　　二是證明專利無效。任何一個技術(shù)方案被授予專利權(quán)至少要滿足三個條件，即新穎性、創(chuàng)造性及實用性。其中，缺乏新穎性及創(chuàng)造性是質(zhì)疑專利權(quán)有效性常用的方法。此外，權(quán)利要求書沒有以說明書為依據(jù)、得不到說明書的支持、壓縮對方權(quán)利要求書的解釋范圍，也是證明該專利無效的一種方法。例如，2005年1月4日，SigmaTel向美國德州奧斯汀市聯(lián)邦法院提起訴訟，狀告中國企業(yè)珠海炬力（Actions Semiconductor）侵犯了有關(guān)便攜式MP3播放器用系統(tǒng)級芯片（SOC）控制器的數(shù)項專利（分別是6137279號專利、6366522號專利、6633187號專利），請求法院禁止那些使用珠海炬力主控芯片的MP3播放器出口到美國。珠海炬力隨后作出了反應(yīng)，其代理機構(gòu)Finnegan Henderson律師事務(wù)所對上述SigmaTel專利進(jìn)行調(diào)查，通過專利文獻(xiàn)、出版物、銷售圖冊等方式審查該專利是否具有專利權(quán)，是否具備實用性、新穎性和創(chuàng)造性，專利權(quán)是否超過了有效期、是否使用了SigmaTel專利的全部技術(shù)要素。經(jīng)調(diào)查，發(fā)現(xiàn)SigmaTel的《Adjustable power control module and applications therelf》（6137279號專利）不具備申請專利的條件，應(yīng)當(dāng)被撤銷，并提出了許多異議。SigmaTel由于害怕6137279號專利被申請宣告無效，于是向ITC申請停止并撤銷第6137279號專利的侵權(quán)調(diào)查。當(dāng)年，12月ITC同意了原告SigmaTel的申請。

　　三是證明該專利不具有執(zhí)行性，也是重要的抗辯點。企業(yè)可從申請人的專利通過欺詐獲得，存在“不公正行為”，申請人獲得專利后存在不當(dāng)使用該專利的行為，違反了反壟斷法，以及在專利授權(quán)范圍以外實施專利等方面入手。

　　3.3在對方存在有效專利并存在相關(guān)產(chǎn)業(yè)的情況下，證明自己沒有侵犯對方專利

　　依據(jù)專利侵權(quán)判斷的一般原則，對于發(fā)明和實用新型專利，只有在權(quán)利要求書中的獨立權(quán)利要求的全部必要技術(shù)特征被覆蓋的利用，并且該利用行為具有生產(chǎn)經(jīng)營目的才構(gòu)成侵權(quán)。如果產(chǎn)品中的技術(shù)是通過自己獨立研發(fā)、反向工程等手段擁有相同技術(shù)并不構(gòu)成侵權(quán)。因此，此時被告若舉證證明其涉訴技術(shù)信息具有完全合法的來源，則法院將認(rèn)定為不侵權(quán)。在司法實踐中，完整且有多個相關(guān)人員簽字的研發(fā)記錄，或足以證明技術(shù)信息來源合法的文件，是典型的有較高證明力的證據(jù).(7)

　　4.尋求行業(yè)協(xié)會和政府的支持

　　政府可以通過專利情報分析、專利訴訟談判研究、專利政策法規(guī)研究等，為企業(yè)創(chuàng)造運用產(chǎn)業(yè)專利的優(yōu)勢環(huán)境，建立產(chǎn)業(yè)專利預(yù)警制度與產(chǎn)業(yè)專利情報服務(wù)網(wǎng)，提升企業(yè)產(chǎn)業(yè)專利談判訴訟與侵權(quán)防范分析能力。行業(yè)協(xié)會可以幫助應(yīng)訴企業(yè)建立合理的費用分?jǐn)倷C制，積極組織協(xié)調(diào)被調(diào)查企業(yè)應(yīng)訴和反訴，在后方為企業(yè)提供人力物力和信息上的支持等等。此外，要提高企業(yè)應(yīng)對知識產(chǎn)權(quán)糾紛的能力，大中型企業(yè)應(yīng)該用三到五年的時間培養(yǎng)一兩個知識產(chǎn)權(quán)方面的專業(yè)人士；遇到問題，應(yīng)該通過專業(yè)化的服務(wù)機構(gòu)或部門去解決，而不是一味找政府。

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